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Mayo 24, 2018

REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES, INVENCIONES, MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

El pasado 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”) en lo relativo al tema de marcas.

Los cambios de mayor relevancia que se integran a la reforma de la LPI consisten en lo siguiente:

  • Se establece que cualquier persona, física o moral podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, quitando la exclusividad a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, de acuerdo a lo que se haya previsto por la LPI previo a esta reforma.
  • Podrán considerarse como marcas las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, signos holográficos, sonidos, olores, la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y la combinación de los signos.
  • A las oposiciones que se presenten, así como a las contestaciones de las oposiciones, deberán acompañarse las pruebas respectivas.
  • Se deberá declarar dentro de los 3 meses siguientes a que el registro de marca cumpla 3 años, el uso real y efectivo de la misma, además de presentar el pago correspondiente, en el entendido que en caso contrario el registro caducara.
  • A la renovación de los registros marcarios se deberá declarar el uso real y efectivo de las marcas respectivas.
  • Se modifican los plazos para solicitar la nulidad de los registros marcarios.
  • Se establece que las notificaciones se realizaran a través de la Gaceta, con excepción de algunos expedientes de invenciones.

En cuanto a las prohibiciones para otorgamiento de un registro marcario, se encuentran los siguientes cambios:

  • Se eliminan de las prohibiciones las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.
  • Se agrega como prohibición los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad.
  • Se agrega como prohibición la transliteración de signos no registrables.
  • Se agrega como prohibición los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.
  • Asimismo, se agrega como prohibición de registro de marca la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente.
  • Se agrega como prohibición la reproducción total o parcial de obras literarias o artísticas, sin la autorización del titular del derecho de autor. 
  • Se agrega como prohibición a los personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste.
  • Se agrega como prohibición el nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.
  • Se agrega como prohibición a los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas o razas de animales.
  • Se agrega como prohibición a los signos solicitados de mala fe, o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

En cuanto a las marcas colectivas, se hacen los siguientes cambios:

  • Se establece que los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar el término "Marca Colectiva Registrada".
  • Se establecen los requisitos que deberán contener las reglas de uso de las marcas colectivas.
  • Se establece expresamente que las marcas colectivas no podrán licenciarse ni transmitirse.

En adición, se agregan las marcas de certificación de acuerdo a los siguientes términos:

  • Se define a las marcas de certificación marca de certificación a las que distinguen productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como: I.- Los componentes de los productos; II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados; III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y IV.- El origen geográfico de los productos.
  • Podrán usarse como marcas las zonas geográficas y en el caso de que se trate de indicaciones geográficas nacionales protegidas como marcas de certificación, se entenderá que éstas son bienes de dominio del poder público de la Federación.
  • La marca de certificación podrá ser solicitada por cualquier persona moral, siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que la misma que certifica.
  • Se establece quienes serán los únicos que podrán solicitar el registro de marcas de certificación a las indicaciones geográficas.
  • Se establecen los requisitos que deberán contener las reglas de uso de las marcas de certificación. 
  • La marca de certificación no podrá licenciarse, y su titular podrá autorizar a terceros para usarla a quien cumpla con los requisitos de las reglas de uso, solo los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término "Marca de Certificación Registrada".

Conforme a los artículos transitorios dicha reforma entrará en vigor 60 días hábiles posteriores a la fecha de su publicación.

Para mayor información sobre este comunicado, favor de contactar a cualquiera de los siguientes profesionales:

Carina Barrera
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Bárbara Fernández
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